海外知识产权纠纷防范和应对

2020年02月24日14:51

海外知识产权纠纷防范和应对

国家海外知识产权纠纷应对指导中心主任助理寿晶晶

 

今天讲四个方面的问题; 知识产权与国际贸易、海外知识产权风险的形势和纠纷类型、应对的策略和国家海外知识产权纠纷应对指导中心的介绍。

一、知识产权与国际贸易

当前,知识产权已经成为企业的核心竞争力。小米公司的红米手机在印度上市时,被爱立信控告,官司一直从2014年打到2019年,期间有几个和解的传闻,都被爱立信公司出面否认。自2014至2018年小米上市前期,小米在中国国内专利申请1万多项。到2018年前,小米IPO上市前夕,已经是知识产权大户。2015年到2017年期间,小米对外缴纳专利许可费或者购买专利的金额超过了投入的研发费用。

另一方面,知识产权也是企业竞争的利器,苹果跟三星之间的知识产权官司基本就是打来打去,今天你告我,明天我告你,诉讼额10多亿的案子,最终于2019年才有定论。

目前,知识产权已经成为企业竞争的手段或者商业工具,从知识产权创新的价值分析,一般性企业靠产品销售来获取收益,高端一点的卖IP,即将知识产权为销售产品,再高级一点的只卖知识产权,比如英特尔公司,仅通过授权许可获得收益。在高通公司专利墙上,大概贴了2000多件专利。其实,这只是高通公司的一小部分专利,高通2018年财年的专利许可费是51.63亿美元。通常,一部手机整机的3-4%的销售额,是标准的许可费,所以中国有多少部高通芯片手机,就要按比例交多少手机的许可费。这是知识产权与创新价值的关系,简单来说,越来越多的高科技的技术性研发企业,通过知识产权,直接获得市场收益。

当前所处的科技发展是颠覆性的。新一轮技术和产业革命已经蓄势待发,人工智能、移动互联、无人驾驶等,都是未来新兴产业技术的发展,与专利或者版权等知识产权紧密挂钩。未来产业中,越来越多的属于知识产权高度密集的产业。以往的产业是通过付出人力成本进行生产,并以销售产品做市场,未来产业会越来越多地依靠知识产权参与市场竞争。

实际上,各国知识产权制度有很大的差异,像美国以及欧洲国家,一直强调知识产权保护。他们有资本,技术相对领先,拥有更多的知识产权。发展中国家像中国、印度,印度最近是逐步完善企业知识产权,发展中国家的国际优势是资源和劳动力。发达国家是通过资本和IP,然后借助市场,在不断地摄取全球的商业利益。

有专家提出,全球化永远是片面的,国际的政治经济实力,从来不是公平的,知识产权保护,其实只是国家与国家之间利益竞争一种手段,以往的国家间竞争,像美国发动的科索沃战争,发动海外战争都是为了达到通胀目的。目前,这种手段越来越行不通,转而通过知识产权的手段去摄取发展中国家的商业利益。我们知道微笑曲线,一端是研发科技,一端是产品销售的品牌,最低端是生产。发达国家是通过知识产权的保护,在维持其在研发以及品牌上的技术优势。

这是一种大形势,是美国、欧洲发达国家一直强调的。我们也一定要加强知识产权保护,一定要保护创新者的利益。欧美知识产权是强项,所以要保护,并且与贸易挂钩,与政治挂钩,他们与各国之间签订相关的多边或者双边协议,实现小团体知识产权的规则,或者影响全球的规则。发展中国家以中国或者印度等为主,目前要保护知识产权,但是不能太过,毕竟很多的技术或者是创新项目,在处于追赶、模仿或者改造阶段。所以发展中国家所处的地位,目前是保护+利益平衡为主,更多的强调发展,生存。目前,对中国来说,知识产权制度在不断地完善,能力在不断地建设。

实际上,发达国家和发展中国家之间,有矛盾存在,有矛盾就会产生相关争端,知识产权已经成为贸易争端的关键手段,或者是焦点。国际社会对知识产权保护是非常关注的。特朗普刚上任的时候,传出他在中国注册商标被驳回。到目前,他大概在美国有300多商标注册,在华申请大概80余项商标。他上任后不到一周,就把自己2020年竞选口号也申请了注册商标,同时进行贸易保护主义,更加严格的保护美国投资者和美国企业,以防受到侵权产品的侵害。

反对专利改革发展倾向于更加严格的专利保护。虽然知识产权不是中美贸易摩擦的诱因,但是比较关键的因素。双方不断地发生制裁与反制裁,2018年,中国发布了关于中美经贸磋商的立场,其中很多涉及知识产权的因素。美国制裁华为和中兴,其中一个借口是将设备卖给伊朗,涉及了美国的知识产权。

当前,知识产权纠纷越来越多,因为通过知识产权手段能够取得很多利益。首先,能够与同行竞争,控告了,有竞争收益,并能抑制后来的追赶者,阻止其他的竞争对手。同时,目前还有特别多的一类,即专利非实施主体,或者是商标的抢注者,专门依靠申请注册专利和商标,向相关企业收费,否则就开始诉讼,通过不断的制造知识产权争端获取相关利益。知识产权诉讼或者知识产权途径越来越成为市场竞争的最主要手段。

二、海外知识产权风险的形势与纠纷类型

关于海外知识产权风险的形势,根据前期统计,以美国为例,中国企业在2018年在美国发生的纠纷诉讼案件是291起,其中有337的贸易调查18起,有专利、商标、版权诉讼、著作权诉讼相关的是273起,涉及到了中国的1058家企业。也就是说2018年大概有1000多家中国企业在美国遇到了知识产权纠纷,还不包括像华为、中兴这样的企业,一年可能会遇到不止一起,而是十几起或者二十几起。在1058家企业中有1047家是被告,有些企业既是案件的原告,又是另一案件的被告。总体上,将近1000多家企业,是以被告身份涉及美国的知识产权诉讼。

从行业分析,涉及消费品、消耗品、移动通讯设备、医疗、消费电子产品、电脑等,337调查主要针对消耗品和消费品。涉及的企业基本上都是在广东、浙江、江苏、上海,偏南方地区,北京天津最近也有,但是相对数量比较少一些。

从诉讼类型分析,有273件知识产权诉讼,主要都是以专利和商标诉讼为主,占到了97%左右,著作权诉讼相对较少。专利和商标是五五开,49%和48%的比例。被告的前7位有华为、中兴、联想、海信、华海制药等。原告基本上也这几家,但是第一个原告是比较特殊的Uniloc公司。即NPE(非实施主体)。公司初期是做软件,后来感觉开发软件不挣钱,就单独做研发,申请专利,然后专门去告其他企业。2003年告微软赢了。最终2009年判决时,微软要向他支付3.88亿美元的许可费,从此,这家公司看到了巨大的商机。2009年之后,苹果、高通、微软、还有中国的腾讯、美国的Google,很多公司都成为他的被告,这家公司是专门以诉讼知识产权为生的,靠诉讼来获取收益。2018年,是发起诉讼最多的一家公司,有 149起,后面还有排名第四、第五、第六,这里没有合计,其实都是Uniloc公司的分公司。这种公司自己不做生意,以诉讼为生。发现企业在美国或者在某个地区可能涉及到他的专利或者版权,就上门告你,让你交钱,这是比较特殊的一点。

337调查,2018 年中国企业所占比例相对比较高,在美国发生了50起左右的337调查,其中涉及到中国企业的是19起,比例为38%左右。很多国家的企业在美国做生意,中国涉及到的案件就达到了38%左右。历年来,337调查的行业涉及汽车、马达、医疗器械、半导体,还有存储器或者移动电话等。我们对案件做过详细的分析,2018年案件涉及的企业都集中在这些行业。进一步细分,2018年案件集中在消费类电子产品、消耗品、汽车,还有移动通讯设备,企业的分布依然是以广东、浙江、江苏等地。

2019年也发生了很多337调查的案件,截止到9月底之前,美国337调查的中国企业已经达到18起,前3季度,数量已经达到了去年全年水平。当然与贸易背景形势相关,涉及的行业,以半导体、移动通信、食品、婴儿用品。有很多东西,可能都想不到,会发起337调查,一种是婴儿车,一种打鱼钳,还有儿童防护架等,这些都是日用品当中的很常规的用品,或者是一种休闲娱乐用品,都有可能被发起337调查。

除了337调查,还有中国企业商标在海外被抢注,像狗不理、同仁堂以前都在美国被抢注过。被抢注的后果,就是如果天津狗不理包子、北京同仁堂药品要卖到美国去,就得给对方的商标持有人交费用。北京的王致和在德国也被抢注,还有五粮液。当时是一个笑话,在九十年代,韩国人喜欢喝白酒,很早把五粮液商标抢注了,当时中国四川宜宾的五粮液公司请韩国商标局撤销商标,因为五粮液是一个著名商标,著名商标是不允许被恶意抢注的。韩国人的第一次审查意见是,五粮液在中国是驰名商标,在韩国不是,最终还是允许韩国的注册申请人获得了商标。四川宜宾公司后来通过其他途径,以付费方式,大概300-500万左右的费用,把商标从对方的手里买回来了。

2018年,我们和中华商标协会对中国企业商标在海外被抢注的情况做了统计,协会有313家会员企业,其中58家企业,商标在国外已经被抢注了。被抢注最多的vivo手机。在巴拿马、阿根廷、危地马拉等20多个国家都被抢注商标。其他的,杭州老板电器在越南、菲律宾和阿联酋,也被抢注商标。抢注最多的vivo,2018年一年商标在国外不同的国家被注册了31次。vivo手机可能目前还没进入这些国家,如果以后要卖到这些国家,有可能就要给这些国家的商标持有人交费。

还有在其他一些新兴国家也会发生知识产权纠纷。目前一带一路的发展战略,越来越多的企业走出去。走到了亚非拉国家。有些国家情况比较复杂,比如商标,“快手”在土耳其遇到了商标侵权的指控。通常,即使企业有知识产权管理人员或者是知识产权法务部门,都不一定了解土耳其的商标制度,主要申报的法律程序等。突然遭遇诉讼案件,就处于茫然的状况,连对方的制度都不了解,从何谈起应对纠纷。另外,阿富汗的专利纠纷,一家中国企业收到律师函,涉及在阿富汗卖的产品,非常头疼,阿富汗语言不通,信息公开不充分,国家有什么专利制度,存在的专利都不清楚。所以一遇到这类问题,基本上都是抓瞎的状态。

以上是海外知识产权纠纷发生的形式。海外知识产权纠纷造成的影响,首先是赔钱,2018年56起案子,赔偿额大概是14亿美元左右,可以除一下平均每个案件的具体赔偿额;2018年判决支付的专利赔偿额,38件案大概是13亿美元左右。以外还有其他方面的赔偿,赔偿额由几部分组成,有损害赔偿、惩罚性赔偿,还可能涉及到律师费等其他的相关费用,所以几百万美元乘以7或者6点几,对于中国企业,是非常昂贵的费用。

我们做过统计,2018年的美国陪审团判赔的前10起案件,中兴赔偿了4300万美元。如果是一个中型企业,赔4300万美元,美国市场基本不能做了,这不是一个小数目。还有华为赔偿了980万美元,就一个案件赔偿多。当然还有更多的,像苹果跟三星之间的诉讼达到5.03亿美元,这样高额的诉讼费,很可能一个官司还没打完,企业已经垮了。

我们也对赔偿案做了统计,2018年中国企业在美国的案件当中,以判决结案的13起,因为有很多案子,一年可能有200多起,但最终会有撤诉的、有和解的、或和解后有许可,但存在最终被撤诉的或者是判决不需赔付的。针对判决结案的13起,平均赔偿额是427.73万美元,平均案件的赔偿额是400多万美元,其中专利案件赔偿的最高,专利案件平均的赔偿额大概967万美元,商标案件将近100万美元,著作权案件大概100万美元。实际上,如果打官司输了,就要预计到这样的后果,这还不包括诉讼费用。

打输官司赔钱,事情并没有结束。如果继续留在行业,继续在美国卖产品,就需要向对方交知识产权许可费。每个行业的许可费条款不同,像地板是按每平米收的。地板行业也发生过337调查。最老的地板,是一块一块拼起来,再用胶水粘合;后来的地板是每块间的衔接,有挂钩直接勾上。现在是直接卡死的锁扣,专利由瑞典瓦林格公司拥有,在锁扣结构方面大概有4000多件专利,主要是锁扣的迭代更新。整个行业,每年缴纳相关的专利费用大概是30亿元人民币,就是说我们地板行业出口额将近一半的利润,让瑞典公司收走了。这样瑞典公司最后不再生产地板,专门做技术研发,搞专利,再向中国企业收取专利许可费。

除了许可费以外,还有高额的诉讼费用。通常,美国律师400 - 600美元一小时。如果国内企业向海外的像飞翰律所,国外的律所在中国开所,基本上都在800 - 1000美元左右/小时,一个诉讼下来,不管打输打赢,花费的专利诉讼费就在500万美元左右,基本是300万美元以上,500万美元是平均数。这还不够,案件可能会拖几年,永远不知道最后到底需要多少钱。很多中国人习惯点套餐,多少钱解决一个案件,但是对美国律所谈套餐,他可能收几千万美元。所以高昂的海外知识产权服务费是一个非常大的负担。

中国企业海外知识产权纠纷较多,很多企业很少在海外注册或者申请专利商标,或者注册权很少。原因有很多,可能中国企业的技术不是原创的,同类产品在技术上总会有关联,另外海外注册维护专利商标费用会很高。企业对知识产权本身的了解有限,这是个烧钱的行业,有可能长期看不到回报的行业,所以很少有企业愿意去投入。

我们指导中心刚刚帮助一家企业解决诉讼的问题,是一家上市公司,目前仅有一人负责知识产权工作,同时还负责各种政府项目的申报、评奖。在美国遇到诉讼,第一次337的案子结束,涉及5家企业,每家企业花了约70万美元。但是对方不同意,337调查结束之后又在地方法院发起了诉讼。单位又补充了证据,对方律师现在给他报200万美元,即初步估算律师费是200万美元。他们接受不了,1000多万元人民币。企业在美国的产品销售,销售的利润全年4000-5000万元人民币左右,实际上约20%的利润有可能被诉讼拖走。

    中国企业其实很少了解海外的情况。刚刚提到的这家上市企业,也仅仅是个位数的几个人在管整个公司的知识产权工作,市场销售的同事更不会了解研发的情况,也不太尽心知识产权,所以造成了这个后果。公司对中国相关制度,甚至还不太了解,让他去了解外国的情况,要求他更好地应对海外诉讼或者纠纷,是非常困难的,让他解决海外诉讼或者海外纠纷,要求太高了。

关于风险的形式,企业走出去,会遇到几类知识产权纠纷,诉讼、贸易调查、展会纠纷、海关执法。

海外知识产权纠纷,最常见的一种是打官司,即诉讼。知识产权案件会涉及几方面问题,专利权和商标、著作权可能了解都比较多一些,其他工业设计、地理标志、域名、商号,还有集成电路设计等等。在情况复杂、种类很多的情况下,各国的制度实际上五花八门。像美国的专利技术,要有一个信息披露,赔偿的时候有惩罚性赔偿的制度。日本的专利申请时间精确到具体时刻;在中国有不一样的制度。商标也是一样,德国是联邦注册和州注册都可以,也有三年如果不使用,商标可以撤销,还有赔偿的制度,这是德国制度的特点。日本也有其自己的特点,有加速审查制度,大家听说过专利有加速审查制度,日本有专门的商标加速审查制度。德国不一样,是5年不使用再测算。美国比较特殊的一点,是先使用,我先用商标就是我的,其他人没有办法,不允许注册。日本,德国和中国都是先申请先注册,谁先去申请,谁先去注册商标就是谁的。所以这里面遇到的情况太多了,知识产权种类也很多,各个国家的制度又很复杂,如果没有专业的团队,公司里面没有专业的团队,外部没有专业的专家配合,实际上是很难应对知识产权诉讼案件,做好应对就更难了。侵权的原告,首先竞争对手告你,第二个是NPE,自己不生产产品,专门以专利、商标、著作权,知识产权通过诉讼获取收益的公司,当然还有关联企业。先给你发律师函,说你侵犯我专利权,你可以现在向我交许可费,我就不告你。如果不交就诉讼,诉讼就要支出赔偿金,要预付律师费。官司输了,首先要赔偿,其次如果不交许可费,市场不可能要了,第三还有延伸影响,比如说官司输了,人家都知道你是三代产品。只要是三代产品,对公司的整体形象会受到很大影响,如果还卖其他系列的产品,同时也会受到案件波及。即使案子胜诉了,还是有300-500万美元的诉讼费,非常高。就整体算下来,对于被告的中国企业永远都是吃亏的。各国的制度不一样。美国的专利案件,都是由联邦地区法院、联邦法律体系管理,美国是联邦制,有州法院还有联邦法院。国际的337调查是由美国国际贸易委员会负责。所以又涉及到与不同的法院体系、不同部门打交道的体系。因此,在诉讼当中特别需要有熟悉美国律师制度,或者是熟悉海外当地国家的律师制度、法律制度的专家来帮助你。诉讼程序也会由刚才讲过的警告函起诉,然后调查取证、开始审判。但是,所有的案件在审理之前基本上都花费了大头,真正上庭的时候花不了多少钱,大部分的费用实际上都在证据调查阶段。最烧钱的工作流程,就是以美国为代表来介绍诉讼的程序。

还有一类是贸易调查,最著名就是美国的337调查,还有301调查,301条款里面也有不正当竞争,但主要的不正当竞争与知识产权相关的都在337调查里面。337调查是美国关税法,美国的法律一般比较老,很少修订,但会通过后期的案例,因为他是判例法国家。通过案例的判例来修正或者来解释法律。所以按照1930年的关税法第337节条款,是一类贸易调查,又被称为337调查。对进入到美国市场的不公平行为,不正当的行为要被调查,调查的单位是美国贸易委员会,调查的实体法就是关税法。调查的机构,是美国的国际贸易代表委员会,是一个独立的司法部门,直接听令于总统贸易事务办公室。所涉及的是以知识产权为基础的进口制裁,还有其他的反倾销、反补贴,做市场或贸易销售的应该比较了解。调查的对象很多,主要是产品卖到美国时,如矿泉水进入美国,有没有侵犯美国当地企业的知识产权。如果侵犯了当地企业知识产权,有可能是337调查,涉及的可能是一个产品的制造商,还有可能涉及到美国的进口商,类似于中国企业的代理商,在美国代理商之下还有销售商、零售商,一整套的。其他调查都是这一范围。

根据调查结果可以发布几种措施,有限排除令、普遍排除令、禁止令、扣押或者没收。现介绍普遍排除令,如果矿泉水侵犯了专利权发布的普遍排除令,除了你这家企业之外,从国外进口类似这种矿泉水的所有企业都会被采用排除令来处理,这叫普遍排除令。还有一个有限排除令,是只针对个别的一些企业,就这个专利权可能只有我卖到美国去了,他发布一个有限排除令说不准卖矿泉水,只不让我卖,其他人还可以卖。这是有限排除令和普遍排除令的区别,其他还有禁止令,就是立即停止当时的一些行为,如果不听,还有扣押没收等的制裁措施。

337调查会采取处理的手段,比较特殊,相对于知识产权诉讼,有很大的区别。首先是立案容易,只需要证明侵犯了知识产权就可以。处罚起来也很严格,周期很短,大概12-16个月就结案。大家知道,一般的官司一审之后有可能二审,二审结束有可能还要发起向最高法院终审。往往一个比较大的案件,5-6年是判不下来的。337调查因为有一个准司法,有一个准行政的制度保障,所以要求一年半左右基本上将案件结束。对于中国企业来说时间很紧张,因为337调查要控诉时,对337调查什么,什么程序、如何应对,什么策略完全不清楚。在这种情况下,在一个月内马上找律师,制定策略合理应对,在短时间内应对,是非常困难的。这是337调查的一个主要特点。

而且,337调查只对产品,不对企业。对物就是对矿泉水来说,企业以后生产其他产品他不管,只管你生产的这个矿泉水,是对物管辖。但程序又很长,有申请、立案、应诉、取证,法官素材,基本上法官出台之后,这个案子已差不多了。复审、仲裁还有总统审理,后面基本上不会发生。行政法官结果判你侵权了,就发布措施。很少发布出台之后还可以驳回。只有极个别的,因为总统有一票否决权,但是很少。就在前几年,奥巴马对三星的半导体案件,做过一个一票否决制度。这事很少,行政法官出台的时候,结果就出来了。调查时间表都是非常紧张的,集中申请后立案,马上就启动调查,30个工作日内可能就要提交证据。

作为一个中国企业,总部在中国,诉讼方在美国,在一个月之内收集调查完整的证据,然后去做证据的开审,难度是非常非常大的。如果外部没有一个专业的专家支撑,都是很困难的事情。

还有是展会纠纷,展会纠纷也比较常见。很多中国企业去国外参加展会,如德国的慕尼黑等,都是经常举办国际性的世界范围的展会,很多中国企业去参展。在国外参展的时候,可能会涉及知识产权侵权的问题,主要有三个方面:

    1.展示的产品可能是别人产品,侵犯了人家的专利权,即展品侵权。

    2.在展台区布展,用了一些文字说明、图表或者外观的设计或者商标,可能会侵犯其他的商标或者是版权。

    3.还有,可能发的宣传单会涉及到产品说明,涉及几张国际上的图片等元素,有可能侵犯了其他方的图片或者网上的版权。

    一个产品、一个展台,一个宣传品都有可能侵权。2015年,我们联合中国蛋品协会在德国展会做知识产权工作站的时候,看到德国律师,拉着拉杆箱去参加展会。每个展台都先参观一遍,收集所有的宣传资料,放进拉杆箱,逛一圈一箱子就拉走。第二天有可能就带着法警把你展台查封了,用的证据就是你交给他的宣传单。因为程序里面有一个叫临时禁令的手段,就是向法院申请一个临时禁令,警察带着法院的临时禁令就把展台查封了。

    对于企业来说,人生地不熟,还不能反抗,展会期间最多是3-5天,等反应过来找律师,向法院要求解除临时禁令的时候,展会可能已经结束了,影响了企业的展示机会。另外,在展会上被查抄,也是挺丢人的事情。在2008年的时候,有一个CEBIT展会,是著名的电子行业展会,180多名的德国汉诺威的警察和检察院工作人员,搜查了会场,查抄了50多家的参展商。当时大部分参展商(不仅中国参展商)都蒙了,不清楚为什么警察要来查封展台。180多名警察,可以想象场面的壮观。其中一家中国公司因为不懂德语,警察让他签字就签了,签了什么都不知道,然后马上产品就被带走了。

    后来公布的消息,是SISVEL公司在做幕后推手。分别针对MP3、手机、U盘的专利,利用专利申请了法院的临时禁令,然后把现场的相关参展商全部查抄。同年又在德国柏林的消费电子展上,又是同一家公司,以相似的理由又没收了大量的电视机和MP3、手机产品。涉及中国企业有20多家,像海尔、海信都是被查封的对象。展会想继续,是不可能的,东西都被查了,公司形象毁了。要到德国卖产品,德国公众通过电视看到你产品是侵犯知识产权,欧美国家对知识产权非常看重,自己不生产假货,不生产仿造产品,也不太支持买这些产品,所以在展会上会造成很不好的影响。

    近几年,像山东的鲁华海洋生物,2015年去拉斯维加斯的医药保健品展会,也收到了临时限制令,对公司品牌的影响,对展会销售的影响是很大的。

    最后是海关执法。即海关有扣留货物的权利。海关扣留货物,有很多原由,海关如果接收到申请人的备案,如果接收到了法院的执行令,或者像美国的国际贸易委员会的措施令,货物在进关的时候就直接给扣留了。中国也有海关司法,中国海关司法是登记制度。如果要保护一个产品,就拿产品相关的专利商标去海关备案,如果进关的产品与备案商标类似,自动就被截下来。然后看你要不要诉讼,如果发起诉讼,将根据诉讼结果,再采取措施,如果不发起诉讼,就放行。

    海关执法是比较特殊的一类执法,各国家对海关执法也都有不同的申请条件和执行标准,像澳门保护的是商标、著作权和专利权,是按申请制。美国是备案,就是提前备案就可以,如果发现,就自动扣留了。海关执法,各个国家制度不同。

三、应对防范

针对不同的知识产权纠纷类型的应对防范,大致三个模块。

    1.从中国企业的角度,如果产品真的是创新研发的、自主创新获得的,应该要布局商标,尽量在海外做一些相关的申请或者布局,起码在主要的市场,或者是未来的主要市场,做一些相关布局。

    2.在海外销售产品之前,或者签订合同之前,应该去对方目标市场、目标国家去做一个知识产权风险调查,律师叫做尽职调查,也叫风险预警调查。这个产品我没有专利的,走出去的时候是否会涉及别人相关类似的专利,是否侵犯别人的商标,侵犯别人的著作权。在走出去之前,在销售和签订合同之前,应该委托专业机构,做一些调查,这是必要的工作。

    3.还有一个工作,在当地的主要销售市场,要联系好一家海外的服务机构。大部分企业在海外都会有法律合作机构,很多和法律服务机构都有联系,但他们往往是一般商业性的服务机构。知识产权是所有的律师事务所都会有的业务。但不是所有律师事务所都擅长。知识产权在美国的从业门槛是很高的,律师在国外的律师团队里面,相对来说技术门槛比较高,知识产权律师,尤其是专利律师,都要一定的工科背景,或者是企业工作背景,全球从事知识产权服务的人才专业性和水平也是参差不齐的。

    这里有一个海外布局的案例,中国曾推出了一个纤维叫特安纶,是一个很好的产品。当时国外有个公司叫做Nomax,做类似的产品。他到中国调研。中国企业接待了美国企业,人家来调研,觉得很有面子,把自己的相关技术和产品介绍给对方。对方回去之后就提出了收购的邀约,要收购中国的特安轮企业,但是特安轮拒绝了他的收购请求。在这种背景下,Nomax公司在没有生产没有研发背景下,马上申请了十几件专利。实际上他在2007年开始,就开始做这个专利,基本没有研发,自己也不做销售,就是做基本技术类实验。最后Nomax公司产品卖到哪里,就在那个国家申请更多的专利。其实际意图很明显,限制特安轮销售,我要卖这个地方,就不允许你再卖,你如果卖到这里来,我就拿专利来告你。这是特别典型的一个案例。最后,特安轮在全球的销售市场,大家可以对比一下,基本上是零头的零头都不到。

    到海外布局,也会根据企业发展需要,具有不同层次的需求。有的是为了保障自己安全性,有的是为了控制成本,有的是为了获取利润,有的可能是为了战略的一些审核等方面,这些都是企业海外布局要关注的问题。 通常,海外布局的目标有:

    1.清清楚楚要保护自己的核心技术。到哪个国家去卖产品,核心技术一定要保护起来,一定要针对核心技术申请专利,申请软件著作权,一定要保护起来。

    2.对抗。对方可能有很多的专利,会来告我,我能不能做一些感兴趣的专利,或者能不能围绕对方这个产品去挖掘专利,他要告我的时候我也告他,这样,双方就有可能坐下来谈。这是第二个竞争为目标的专利布局。

    3.还有其他的,比如跟随性的,想通过影响行业标准和技术标准,以目标开展布局,这是一种布局的形式。诉讼的时候会有很多情况,可以把对方的专利无效掉,这里列举了美国单方复审、双复议,各有各的不同构成,因为人家拿专利、拿商标来告你时,最有效的手段就是把对方的专利或者商标无效掉。对方诉讼的根本不存在。针对无效,有很多种类型,也有很多理由、证据的类型。

    关于展会,如果要走出去参加展会,建议一定要了解当地展会的制度或者规则,相关机构、处罚措施,投诉处理机构等。产品有否侵犯别人的权利,提前做一些调查。另外,还可以提供一些相关的材料,比如产品是有专利的,宣传材料是有商标的,将专利证书、商标证书或者在当地的专利或者商标证书都带上提前准备好。一旦遇到纠纷的时候,可以出示给相关的司法人员。提前准备这些材料,有助于很快的度过危机。 各种措施,可以细分为很多的内容。比如提前准备一些材料,首先有合法的知识产权,是知识产权的合法持有人;还比如说,已经请律师做了尽职调查,已经出具过不侵权的证明等等。这些材料,都是可以在参加展会之前提前做的工作。

    到境外参加展会也会遇到很多种情况:

    首先收到对方的警告函,要看情况,对律说你侵犯专利权或者商标权,应该如何应对,有一套流程。也有可能会送达一次性的临时禁令,就是展台直接被查抄,这时应该怎么做?如果遭遇到海关扣押应该怎么做?收到起诉书应该怎么做?面对不同的纠纷类型,应该有针对性的应对措施。

    337调查也是一样,很多中国企业,尤其是中小型企业,337调查中专利诉讼不太一样,都是卖日用品。刚刚发生一起,河北的几个公司都不大,卖美国皮卡后面的盖板.卖到美国时,美国企业开始发起337调查,然后中国企业根本不理会。不搭理的后果,即产品不能再卖到美国去了,市场没有了。所以这里有很多需要综合考虑的因素.第一是否应诉需要多方面考虑,首先考虑美国市场的重要性,是否还想做美国生意。第二是否侵犯了别人的权利,第三,如果应诉,要付律师费用,支付其他的参与费用等等,能否承受?最后,如果不去应诉,能不能承受相关的后果。所以接到337调查的时候,企业应该考虑这些问题。

    这里面有一个很早的案子,当时的美国Zipo打火机,在温州生产,温州是打火机生产基地,当时也发生了337调查,告的大概是20多家企业。其中一家企业叫恒星烟具眼镜有限公司,也做打火机,生产大概花了200万美元,应诉以后,美国公司最后与这家公司和解。然后他又交了200万元人民币许可费,事情结束。结果是以后在中国所有的Zipo的类似产品,都授权这家温州公司。其他没有应诉的企业,还要继续找他们麻烦。实际上对这家企业造成了一个隐形的优势,排除了当地的很多竞争对手。因为通过许可之后,只对一家,其他机构都不允许他们再做类似产品。最后这家公司在行业领域变成一家独大。

    这是应诉不应诉考量的案例。应诉的时候,要有团队,有领导人员、技术人员、市场人员、行政人员,外围还要有团队。抗辩时,要有抗辩的理由。如果产品确实侵犯人家权利,后期需要对产品做一个设计,绕开对方专利,不侵犯专利权。

    当然还有其他的策略,比如说律师费,337调查的官司比普通官司的费用要高。最近,我们接到了一家企业诉求,有几家企业承担337的共摊费用,大概每家企业200多万美元左右。他对整体的案件并不特别了解,另外主导权很差。美国的律师收费,有时按A4纸一页一页按小时收费。涉及专利权的案件,会找相关专利文献的资料,一个专利有上百页,美国律师只用到其中的一到两页描述技术方案的,但是会按完整的材料去收费。所以企业很头疼,觉得费用不可控,心里没底。因此求助于我们指导中心。我们给出一些建议:

    第一、要搭建一个合理团队,最主要是聘请一些便于沟通的中美两国的律师,是中国律师事务所也做美国业务,美国律师事务所也做中国的业务,这种沟通可能更好一些。还有知识产权的案件,不像民事和刑事案件,杀人、偷东西、抢劫,证据调查的时候,要收集物证,人证。很多知识产权案件,更多的是有一台连上网的电脑就够了,更多的证据调查是通过在线寻找,与知识产权相关的其他的技术文件做比较对比,然后再比较产品。很多工作没有必要在美国做。在本地做一样能够达到相关的效果。本地做,成本大幅下降。中国律师的人力成本,中国代理人的人力成本要低于美国律师。在应对方面包括专利诉讼,针对很多相关的问题,有很多应对的策略,中国代理人都可以帮助企业节省相关的职业费用。

    曾经广州的几家企业涉及337调查,当时他们是联合应诉,被告的企业承担费用,没有被告企业也承担,只不过比例不一样。没有被告的企业如果不承担,法令一旦颁布下来,如果是普遍排除令,即使没有被告,以后也不能再卖了。在这样的情况下,他们就共同组织诉讼,最后胜诉。因为在同一件案子里,与被告数量没有关系,只是与案件的复杂程度有关系。所以他们采取了一个有效的手段,各家的费用虽然有点高,但都是在承受范围之内。

四、指导中心情况介绍

目前,知识产权的海外纠纷发生的越来越多。在这种背景下,国家知识产权局和中国国际贸易促进委员会共同发起设立“国家海外知识产权纠纷应对指导中心”。由国家知识产权局办公室批复,帮助企业应对国际市场。理事长单位是中国知识产权研究会,副理事长单位是中国国际贸易促进委员会知识产权服务中心,还有其他理事单位。指导中心的秘书处放在中国知识产权研究会,指导中心于2019年9月份开始试运行。

指导中心提供的主要业务是:第一、帮助企业应对海外纠纷,指导咨询和服务。如果关注研究会微信公众号的朋友可以发现,今天刚发布的一批海外纠纷指导专家的名单,有101位来自18个国家的海外知识产权专家。当企业遇到具体纠纷的问题,我们可以去寻求这些专家的帮助,都是免费公益性的服务。

除了应对指导,我们也做一些信息发布的工作,帮助企业做风险预警,也做宣传培训的工作。如果企业有需求,可以通过三个途径,第一个是咨询电话,通过打电话提交需求;第二个是智能平台,还有一个网站可以在线上安全提交相关的信息;第三个我们还专门设立了一个窗口,现场可以接收企业的诉求。

目前,针对知识产权权属纠纷、贸易调查、海关执法等都包括在服务范围之内。当前,如果有需求,我们采取的方式,一个是书面答复,9月份到现在我们已经答复了4家企业,都是关于海外知识产权纠纷应对的策略,包括帮助他们联系海外的服务机构;另外还有电话问询和其他途径,我们目前基本已向20多家企业提供相关的咨询服务。例如向某个医疗器械公司,在印度的一个诉讼,在奥地利展会的纠纷,我们提供了海外知识产权应对指导意见书。还有某个企业337调查,觉得律师费用太高了,帮助他制定相关的策略,节省费用。

我们还面向337调查的企业发送应对策略告知书,国内的很多企业这方面意识很薄弱。美国的贸易委员会,可能今天发的通知,是在美国的网站上,中国很多企业甚至都不知道自己被告或者不知道成为了337调查的对象。我们现在做的一个工作就是关注美国贸易委员会的相关信息,信息一旦出来之后,我们会分析案件涉及的专利或者商标或著作权的相关情况,会制定一个应对特别告知书,提供给相关的企业。基本上是第一时间向他们提供策略书。

很多企业,像河北的这几家企业,自己还不知道已经被成为337调查对象的时候,我们的应对策略告知书已经送到了企业的邮箱里面。这是我们在做的一部分工作,当然我们也做海外知识产权信息收集,我们做了2018年中国企业知识产权需求和安全状况的一个调查。也做典型案例全国各地的征集,尤其是广东、浙江和福建等,后期将编撰成册。我们也做一些工作动态简报,有微信公众号,实时的登载海外知识产权一些纠纷,海外知识产权制度的动态。

主办:中国国际贸易促进委员会北京市分会 建设运维:北京国际经济贸易学会

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