境外商事活动的知识产权战略 —— 进攻性和防御性战略

2017年02月13日10:30

 杨帆(中国政法大学国际法专业博士、国际经济法研究所副所长)

 

各位下午好,我今天的题目是“境外商事活动的知识产权战略”,主要从法律的层面讲知识产权战略。主要是框架, 比较浅。至于涉外商事活动,涉外知识产权战略案例,及工作中的一些商机和具体的事务,将有赖于下面两位老师给大家提供具体的说法,所以我主要起到一个抛砖引玉的作用。

目前,境外商事活动中的知识产权战略,或者我们称为企业的知识产权战略,包括两部分,一部分为进攻性战略,还有一部分是防御性战略,从法律层面讲,中国目前还多处于防御性战略,比如我接触的法律,通常是以“救火”的方式出现的,就是有了被侵权或者侵权等等,在境外都是一些涉诉。在美国遭遇“337”调查,或者在境外货物通关的时候,或者在境外参展时因涉及知识产权而被查抄等,主要都是一些防御性战略,但是就拿我做“337”案子的一个很好的朋友为例,她目前代理中国很多企业在美国打“337”的案子,她常说,十场救火不如一得,就是说你如果有很好的知识产权准备的话,其实很多“火”是不需要去灭的,所以我们更希望在知识产权这个方面有更多的进攻性战略。进攻性战略首先得有知识产权,我们把它称为知识产权创造,有了知识产权创造之后能够很好地去运用它,我们将它称为进攻性战略,但目前我们在这个方面,在境外知识产权战略中很弱;另外一方面是防御性战略,也就是企业走出去要知道可能会遭遇哪些知识产权风险,这些知识产权风险最初怎么规避,出现这些问题的时候如何解决。我个人觉得不论是进攻性战略还是防御性战略,前提和基础是进行知识产权信息的收集和分析,就是说在我这个技术领域,有哪些知识产权可以进一步去创造、竞争对手有哪些阻碍我获权的东西。那么在知道这种信息的基础上,创造始终是风险防范的前提,如果你手里有很好的东西,其实你可以主动进攻,你手里如果没有东西,就面临被别人进攻,只能防守,所以前提是知识产权信息收集和分析。关于信息的问题,可以通过各种途径去查询,如我们国家专利局有专利文献数据库,知识产权出版社有中外知识产权专利数据库,还有大家习惯用的德温特创新检索等等。今天我主要围绕两个问题,一个是知识产权创造,一个是企业走出去可能会遭遇哪些知识产权风险。

 

一、进攻性知识产权战略

进攻性战略就专利、商标和著作权而言,它们之间存在一些不同。以专利为例,商标和专利有很大的类同,二者的共同特点都是要多国获权,它不像著作权是以《伯尔尼公约》为基础,在《伯尔尼公约》的160多个国家中是自动获权,但专利和商标有着较强的地域性,所以在境外知识产权战略中间会有一个进攻型战略的设计。

(一)知识产权的获得

知识产权获得分以下几步:

1信息收集与分析。专利信息收集与分析,跟每个行业有关。在了解信息的基础之上,我们应该想办法去创造或者获得,这里讲的获得是多国获得,一会儿我们会讲多国获得有哪些途径。

2工业产权的原始获得:关于专利创造可以通过几种方式,第一种是最原始的方式,就是自主开发或者通过合作开发;第二种是购买别人开发出来的。在中国比较强调自主研发等等,其实对于知识产权创造,自主研发是一种非常原始的状态,可以通过更多其他的渠道去获得。大概7年前,遇到一个关于中国高铁走出去的项目,说中国高铁项目是完全自主产权,让我们论证这个完全自主产权是怎么支撑的。其实是很难论证的,因为不管是先有了这些专利也好,新技术也好,基本上是站在前人的肩膀上再获得的,不太可能都是自己一点一点想出来的。像所有专利都有保护期一样,一旦过了保护期就会归入公有领域,人人都可以用,所以说专利就可以不用再强调是自主的。不管是自主开发的还是购买的,这个技术我们都要进行知识产权的包装,即让它实现知识产权的获权。这方面我们把它当成一个原始获得,这个原始获得在多国途径之下,存在跨国获得的问题,一会儿会适当展开。

3受让获得:此外,对于一个公司、一个企业,知识产权的创造不仅仅是对自身技术或者购买来的技术进行包装,还有一种方式是知识产权的受让获得,受让获得可以包括很多方式,比如受让它的所有权,称为狭义的转让,或者是受许使用权,这就是知识产权许可。当然还可以通过其他途径,比如说知识产权作价,成为公司一定比例,然后入股等,其实都是多种方式的获得,所以说知识产权本身的创造获得可以通过两大方面,原始获得和受让获得两大途径。

(二)知识产权的应用

1、结合产品的应用:获得之后实际上在知识产权上可以说我有“子弹”了,我有“子弹”之后如何应用呢,应用方式有很多,但是无外乎两大类,一类是结合产品应用, 即所谓的制造知识产品,这个时候主要还是停留在货物贸易的状态,

2知识产权本身的应用,比如转让、许可或者以知识产权去入股,这其实是无形知识产权的应用。这部分我着重讲原始获得的问题,我们将这个部分稍打开,因为受许获得以及此后的运用问题,都是通过合同,通过企业的经济战略来实现,我觉得在座各位可能比我更熟悉这方面,所以我从法律的层面而非技术层面来介绍。

(三)知识产权的跨境获得

1、知识产权战略规划的意义

首先我们来看一下原始获得,在知识产权这一块,文学产权和著作权这部分在多国获权时,是以《伯尔尼公约》为基础,它是自动获得,不用为权利进行包装,但工业产权这一块存在着一个获权的部分才受保护的结果,客观上讲我们将它称为有严格的地域性,因此它就要有一个多国获权的准备,换句话说,如果我们在中国授权的专利你没有在其他国家获权,那么走到其他国家就没有无形价值,商标也是如此,当然专利这个部分可能更危险一些,有时候我们有了这种想法,先占的这种企业越来越少了,我先让我的这个技术在中国获权,中国获得市场之后,走出去再想办法,但这个时候会发现在其他国家已经没有办法获权了,因为我的新颖性已经丧失掉了,我的优先权期限也已经没有了,商标可能走到其他国家的时候已经遭到了抢注等其他情况,所以我们现在跟企业接触的时候,就是说你的这个知识产权战略要尽早规划。

2、多国获权途径

1)多国的原始获权重要性

多国获权的问题,多年做知识产权工作的都很清楚,专利商标在我国获权的步骤大家都很熟悉,如果我们的专利商标要走出去的话,如何获权呢。如前介绍,包括两个部分,一个叫原始获得,还有一个是受让获得。原始获得又有两种途径,一种是逐一国家申请,比如我拟目标,三十多个国家获得专利、获得商标,我逐一国家去申请授权、逐一国家去审批;还有一种是一个很好途径,目前中国是几个重要的知识产权程序性公约的缔约国,所以可以通过程序性公约途径申请并获权;此外,还有一种是我刚刚提到的受让获得,一种叫受让所有权,狭义的叫转让,还有一种受让使用权,就是使用许可。狭义的转让最典型的案例,ipad商标的转让之争,就是苹果公司会习惯性的在产品前加i,像早期的ipodiphone,这种商标的构成,在一开始ipad出来时就想在各国注册商标,实际上2009年想在中国注册,但2001年中国就有人注册在先,这不是一个抢注问题,因为2001年深圳围观注册还没有,这个时候苹果公司想在中国获得ipad商标,若不想改变商标名称,它就要去买,于是就有了苹果公司和深圳围观公司的商标之争。商标受许使用最典型的是王老吉商标许可纠纷,许可和转让相比,存在的一个主要风险是,转让是权利全部归我,许可存在着一定的时间限制,比如最开始广药把它的王老吉商标许可给加多宝的时候是十年,十年期满加多宝就要考虑这个广告投入的问题,如果投入了大量广告,十年之后这个商标不能再继续受许使用,那我的广告投入就打水漂了,所以有许可合同再续期的问题,在这一过程中存在合同欺诈产生的进一步的纠纷,就导致了之后几年,加多宝和王老吉的各种纠缠,这是比较典型的所有权和使用权的案例,今天讲得重点不在受让,重点在原始获得,因为我们主要目的是走出去。走出去在原始获得这一块。

(2)多国获权的途径与步骤

从实务上给企业的建议有两种途径,逐一国家申请和利用工业产权程序性公约申请,具体操作是这样的,比如一个具体的发明创造或者有一个具体的商标,想在某些国家进行权利准备。比如在一带一路的情况下有65个国家,其中有一些潜在的国家想让我的知识产权走出去。这时从个案来讲,具体步骤:

●第一步,拟定申请国家的名单,想在哪些国家获得市场;

●第二步,进行程序性公约的国别检索,不是所有的国家都是PCT、《马德里协定》、《马德里议定书》的缔约国,这个时候就要进行一个程序性公约的国别检索,检索完了之后就知道哪些是缔约国成员,比如到现在PCT也就140个成员国,《马德里协定》的成员国不到100个。

●检索完之后再按照分类,如果不是缔约国的,没有别的途径只能国家申请;如果是缔约国的,想办法进行国际申请,国家申请运用的一个原则就是优先权原则,比如发明创造,我在中国首先申请,在十二个月内有优先权,外观设计和商标在六个月内有优先权,要充分利用优先权原则;国际申请就要利用程序性公约,之后我们稍展开PCT公约、《马德里协定》、《马德里议定书》。

3知识产权申请资格的国别限制

在座有很多知识产权代理公司,也有一些律师事务所,这一块不太好操作的是专利商标代理人普遍存在国别限制,比如知识产权代理公司如果要代理中国的一个企业到哈萨克斯坦或者俄罗斯或者印度去申请一个专利,我去申请一个商标注册,我在那个国家基本上是不存在这种资质的,就好像说,我们中国人如果完成了发明创造,我们要申请专利、去商标注册,可以自己注册也可以找代理人,但一个外国人到中国来申请专利、来注册,应当、必须通过专利代理机构,而专利代理机构的专利代理人一般存在国别限制,因为这个源自于《保护公约产权的巴黎公约》,在国别待遇原则上它允许程序性例外,所以基本上,不是说所有的国家,90%以上的国家都存在一个商标代理、专利代理资格的问题。我将它称为国别限制,那其实就是说如果我们要代理中国的一个企业到其他国家去代理申请商标注册、代理申请专利审批,存在一个资质的限制,但是如果中国通过国际申请的途径让我的商标走出去,中国的商标代理人是可以做这一部分工作的,所以我们可以利用国际申请,现在做国际申请、国际代理的公司和机构已经做了不少这方面的工作,所以在这一部分我们只对国际申请做简单的介绍。

4)知识产权的国际申请


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“一带一路”主要涉及65个国家和地区

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这就是我们一带一路基本的路线图,上面是丝绸之路经济带,下面是21世纪海上丝绸之路,一带一路背景之下主要涉及65个国家和地区,我们对比之后发现,在这65个国家和地区中间,其中只有15个国家不是PCT的成员国,PCT就是专利合作条约,换句话说,剩下50个国家,如果我的专利想走出去可以利用PCT途径,那就是说国内的专利代理人是可以作为的,图上红圈画出的就是非PCT缔约国,剩下都是PCT缔约国,如果你要在红圈这些国家,像缅甸、伊朗、巴基斯坦等国专利获权,只能是国家申请,我们的代理人资质受限,但是剩下没有用红圈圈出的就是可以用PCT申请走出去,这个是专利代理人有所作为的;此外,商标就比较特殊,在上述65个国家和地区中间,东南亚、西亚、南亚多数国家都不是《马德里协定》、《马德里议定书》的成员国,因此不可能通过国际注册的方式让你的商标走出去。但下面中亚的、独联体的、中东欧的16个国家全部都是《马德里协定》、《马德里议定书》的缔约国,《马德里协定》非缔约国更多一些。上面的PCT我就没有圈出来,但下面的蒙古、中亚五国、独联体七国、中东欧十五国都是《马德里协定》的缔约国,这个时候商标想走出去,《马德里协定》就可以用,这也是商标代理人可以作为的一个部分。但如果不是《马德里协定》、《马德里议定书》的缔约国,商标注册只能选择国家注册,国家注册又涉及到商标代理人资质的限制,所以我们在获权这个部分,要想帮我们的企业商标和专利走出去,我个人理解能够运用的是国际公约的程序性申请途径,如果是走到国别申请的途径时,因为存在资质限制,所以可能只能提供咨询服务,更好的一种情况是你在那边有良好的合作伙伴,我们互相进行合作。

●专利的国际申请

下面来说一下两个公约的程序,我画了两个简单的图,我们看一下国际申请的具体做法,专利合作条约中国的优势比较明显,我们在1994年成为PCT公约的缔约国的同时,成为了PCT的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位,所以如果要通过PCT走出去,我们有相当一部分国内工作可以通过自己完成,基本上非常简单,不是很专业的图,具体的细节大家做过的可能比我更熟悉,中国一个专利想走出去可以以国内申请为基础,国内申请日就是你的优先权日,接着在12个月内可以通过国际受理局,刚刚讲过中国专利局同时也是国际受理局,向它提出一个国际申请,同时专利这一块要说明一个指定国,如果是商标这一块可以不用说明,说明我想在哪些国家获得专利,接着进行形式审查之后,到WIPO即国际知识产权组织进行登记;接着一个必经的是形审之后就转交给国际检索局对新颖性进行检索。中国的专利局也是国际检索局,所以这个工作也是可以在国内完成的。检索局作出检索报道之后,会向申请人和WIPO检索局同时提交检索报告,检索报告部分做的是专利新颖性的检索,检索完的18个月内,我说的12个月、18个月、28个月、30个月都是从优先权日开始算起,不是说从登记那天开始,这时候进行公告并进行临时保护。接着一个非必经程序在申请人再一次提出申请的时候,会进行国际初步审查,审查创造性、实用性等。中国专利局也是一个初步审查的单位,在申请人没有申请的情况下,不会走国际初步审查,必须再申请,所以不是一个必经程序,而且初步审查的结果对其他国家的专利局是没有约束力的。因此就企业来讲,可以根据检索报告的检索结果,决定要不要进行下一步的国际初步审查程序。当这几个步骤完成之后,在30个月内,由WIPO局把你的申请等等转交给指定国,由指定国来进行指定或驳回,所以前面的初步审查不是一个必经的程序,可以从临时保护公告直接转递到指定国,由指定国进行审查,也可以通过中国的初步审查把审查结果转交给指定国,但是我们可以看到,PCT国际申请的好处是我可以用一个程序代替多个程序,比如想在30个国家获权,其中有10个国家不是缔约国,这10个国家进行国家申请,其他20个国家是缔约国,这20个国家走PCT申请,相对来说程序简单,费用低,所有的资料只需准备一套,不需要准备各种文字的,第二是在某种程度上延长了你的优先权期限,因为国家申请优先权期限只有12个月,但是通过PCT出去的话优先权可以延长到30个月,但是在这个地方最重要一点是它跟我们一会儿要讲到的商标不一样,商标是国际局的注册,会覆盖到其他国家,其他国家驳回的理由非常有限,但是在PCT授权上,最终给不给权利还是在目标的指定国,哪怕国际初步审查机构给出的初步审查意见是有创造性、实用性的,目标国的专利局同样可以各种理由驳回,所以决定权是在最后的指定国,这是PCT非常简单的程序,实际操作会有很多细节,走一遍大家就都熟了,这是PCT专利申请,商标国际注册《马德里协定》有两个,一个是《马德里协定》,一个是《马德里议定书》,中国在1989年和1995年先后成为这两个的缔约国,所以你的目标国家是《马德里协定》或者《马德里议定书》的缔约国,商标注册也是完全可以通过国际注册走出去的,在国内可以完成整个程序。

●商标的国际申请

在这里说一下《马德里协定》和《马德里议定书》的关系,后者是对前者的修正,目的是在一定程度上实现国际注册的独立性,如何实现,我通过一张图简单地说一下。我们再简单说一下《马德里协定》申请的程序,实际操作比这个稍复杂一些,大步骤在这儿。首先,在《马德里协定》中间,专利注册和商标国际申请是不一样的,商标国际申请是以国内申请为基础,《马德里协定》中的商标国际注册要以国内注册为基础,原始注册是国际注册的基础,取得基础注册之后向原始国主管机关,比如中国商标局提交国际注册的申请和费用,接着在原始国,因为国内已经注册了,所以它就会把你的申请直接通过WIPO国际寄出去,这个时候它就会进行形式审查,之后直接进行国际注册,因为你是以基础注册为基础,所以它不再是一个转交申请,而是直接进行国际注册。在《马德里协定》项下,国际注册的效力是自动延伸至所有缔约国,所以就不需要有一个指定国的要求,延伸于所有缔约国,值得注意的是,《马德里协定》在这里不是《马德里议定书》,两者还是存在区别的,《马德里协定》的缔约国只能根据协定在协定规定的三种情况之下,比如这个目标国有一个在先权利存在,比如商标构成违反了社会公共道德,比如商标构成不具有显著性,只能以非常少的三个公约规定的理由拒绝予以保护,而且有时间限制,就是一年,这是商标国际《马德里协定》注册的基本路径,但是《马德里协定》的最大问题是,它的国际注册不独立于原始国,基础注册的效力在五年之内,如果你在国际注册之后五年,你在原始国的基础注册被撤销了或者宣告无效了,那么你国际注册的效力也就没有了,当然五年之后你的效力是稳定的。《马德里协定》国际注册的路径图我画得也比较简单,由于这种非独立性,也就是说国际注册要以国内注册为基础,效力也要以它为基础,所以在之后,因为《马德里协定》已经很早了,1892年生效,所以在1995年的时候形成了一个《马德里议定书》,《马德里议定书》对《马德里协定》的最大的修改主要有四个部分,所以客观上讲查询目标国家的时候,不仅要查询它是否为马德里联盟的缔约国,还要看它是《马德里协定》还是《马德里议定书》的缔约国,我们中国既是协定的缔约国,也是议定书的缔约国,所以关键看目标国家,主要区别四个方面,第一是不以基础注册为基础,它以基础申请为基础,这样就使得国际注册走出去更容易;第二是效力不是延伸至所有缔约国的,效力延至于指定国,所以通过《马德里议定书》的表格和《马德里协定》的表格填写的都不一样,它有一个指定国,就是我这个商标在哪些国家获得注册,它不像《马德里协定》,一旦国际注册是延伸至所有缔约国的;第三缔约国根据协定拒绝保护的时间更长一些,18个月就是一年半,更长一些;此外,最大的变化是如果原始国注册被驳回或者宣告无效,可将国际注册改为国家申请,就是这个国际注册直接进入国家阶段,对这个国家来说我是继续给它保护,还是没有了效力,所以不会导致其它国际注册完全失效,它会将国际注册直接进入到一个国际审查的阶段。在一定程度上可能还能保有一定的效力,同时国际注册日会成为进入国家程序的优先权日,所以通过马德里联盟的方式,商标要走出去的话,在个案操作的时候还要查询它是议定书还是协定的缔约国,我一般查询缔约国就是通过WIPO的官网,在各个公约的member部分查询,中国的知识产权局网站和中国的国家工商局、商标局网站上也有,但更新速度比较慢,比如中国知识产权局的网站缔约国才更新到2012年年底,5年之前的数据,相对来说WIPO网站上的数据更好一些,这是我讲的获权部分,讲得比较简单,具体的问题未来可以进一步的探讨,我只是勾勒出一个程序,这就是进攻型战略的部分。我想表达的意思是说所有知识产权法律,包括我经常跟学法律的说,你只学到了当你被侵权了或者你涉嫌侵权,你会打这个官司去解决这个问题,这里面的法其实你只会用一半甚至一半不到,真正用好了是你如何把无形财产权给拿下,让它实现这个价值,所以我个人认为,我们学法律的其实很希望知识产权能够先走出去,能够面对的知识产权诉讼越少,学法律的越轻松,目前在境外学法律的基本都是知识产权“灭火队”那个部分,因此接下里我们进入第二个部分,企业海外知识产权风险和防范,这个部分我也只能勾勒出框架。

 

二、企业海外知识产权的风险及防范

我们企业在海外不管是货物贸易、技术输出还是海外投资,存在的知识产权风险主要有这些,第一是我们在讲进攻性战略时,目标国存在一个在先权利,在先权利肯定是阻碍了我的权利获得,比如它已经有一个同种类商品的近似商标存在,已经有一个专利在先了,我没法获权了,已经被别人捷足先登了,这是一个在先权利的阻碍;第二是我的权利被侵犯,或者在各种商事活动中被指控侵权;第三是其他风险,中间的被侵权和被指控侵权其实都是一体两面的事情。主要风险在这四大部分,这些风险如何去防范,我个人觉得,最好是你把权利拿到自己手上。但是目前我们很多情况下做不到,当然也存在着专利技术里的一些其他问题。从法律的层面讲,当遭遇这三大类风险我们怎么办,我也只能勾勒出一个我能理解的非常简单的框架。

(一)在先权利阻碍

当存在在先权利的时候,两种最主要的方式,一种是通过一些获权程序去寻求救济,比如它的知识产权尚在审查过程中,我们可以通过目标国家知识产权的获权程序中间的异议或者走无效程序,或者申述我方专利和对方的专利不一样,因为我方是一个再创造,构成了再创造的改进发明,就是一个原发明,我看就是一个派生发明,原发明的存在可能会影响派生发明的使用,需要人家的授权,但是可能不影响派生发明的获权,这种情况在一定程度上还可以利用专利法中间的一些强制程序,这种是程序方面所能获得的救济;还有一种情况就是没有办法打掉对方的权利,又是进攻型战略中必须要有的,就只能买过来,所以这个时候就要取得在先权利的使用权,可以通过各种方式,如受许、受让、入股等方式,这个时候主要通过一些合同安排。合同安排是很多律所、知识产权代理机构可作为的一个部分。在国外的一些公司,比如苹果公司,它一般要受让或者想受许一个知识产权,它不会自己出面,因为它自己出面,目标的知识产权人会要价很高,所以这些公司一般会成立自己的或者找一个知识产权公司,在另外一个国家去找专门的知识产权,通过这个公司去买,买完之后再通过一个很低的价格进行转让,这样对于购买的这一方,它可能并不是一个知名的大企业,那可能乙方不会要价这么高,这是一种合同操作,这是在先权利存在阻碍时。

(二)被侵权或者被指控侵权

    作为原告要去告对方,或者你方被指控侵权,这个时候你作为被告,可以通过两种方式解决。建议按其他的一些非法律程序,协商、调解,尤其是在以前涉及到跟美国的诉讼案,我们一般都跟当事人说,能协商调解就协商调解,不要去走诉讼等,但有时候没有办法,协商调解不下来必须要进入诉讼程序,这个时候可选择的两种救济程序,或仲裁,或民事诉讼,但仲裁这一块在侵权纠纷中没有太大作为,如果是合同纠纷,比如签知识产权转让合同、知识产权许可合同,我们一般给当事人的建议是合同中间最好有仲裁条款,因为仲裁这种方式解决争端的好处是:第一,受地方保护、国别保护的可能性更低。因为仲裁主要是靠选择才会发生,相对来讲仲裁方能够处在一个相对公正的角度,不像法院诉讼,有一些国别的考虑在里面,比如美国IDC跑到深圳中院跟华为打官司,无论如何我们做出的判决都是对华为比较有利的,所以诉讼存在一定国别保护、地域保护限制,但是在合同纠纷中间,商务仲裁方面,个人认为它的中立性会更多一些,一个外国的仲裁裁决在中国,或者中国的仲裁裁决到其他国家被承认和执行的可能性大。大家知道,如果裁决出来之后,他不主动履行裁决,一旦裁决执行不了,就成为了一纸空文,但是仲裁这一块存在《纽约公约》,承认和执行仲裁裁决的公约。中国是这个公约的缔约国,很多国家都是,理论上讲它跨国被执行的可能性就大,所以在合同安排中间,一般是建议首选仲裁方式,如果不能仲裁选择诉讼,合同中也最好选择中国法院去受理这个纠纷,但是在合同中既约定仲裁,又约定诉讼,很可能导致仲裁条款是一个无效条款,所以不要出现这种或裁或诉的合同安排。对于取得在先权利的合同安排,首选仲裁,如果是诉讼,可以约定协议管辖,可以约定中国法院管辖,这种协议中国管辖也不是万无一失,如果中国法院做出对中国企业比较有利的判决,而对方在中国没有可执行财产,这个判决就要拿到其他国家的法院进行承认和执行。目前中国对外的承认执行法院判决的双边协议基本上没有,所以就意味着判决跨国承认和执行的可能性很小,它完全没有办法和仲裁相比;但如果走到第二大类被侵权的这个程度,商事仲裁就会受到很大的限制,因为绝大多数国家可以通过仲裁解决的纠纷很有限,主要就限于合同纠纷和财产权纠纷,侵权纠纷能不能走仲裁,各国法律争议都是比较大的,所以仲裁解决侵权纠纷受到各国仲裁法的限制;其次,即便一些国家觉得有的国家可以裁决,但是仲裁的前提是当事双方要有有效的仲裁协议。如果甲方侵权乙方,乙方跟甲方商量去哪儿仲裁,而甲方不去,即便法律不限制,很难对侵权问题打成仲裁协议,所以在侵权这一块仲裁可为的空间很少,所以就导致在侵权发生之后,主要能解决的途径就是民事诉讼,但是如果我们的企业在海外遭遇民事诉讼,中国的律师,不说100%99%是不可能代表中国企业到外国法院去出庭,就像一个外国律师不可能到中国法院出庭一样,因为所有国家民事诉讼法庭间都对外国律师或诉讼代理人参加民事诉讼的资格进行了限制,所以我们跟贸仲谈一些问题的时候,可以通过贸仲的一些平台把外国的一些很好的专利代理人、商标代理人、律师事务所的律师搭建一个平台,推荐给一些要走出去的企业选用,企业走出去的时候不知道要选哪个律师、找哪个代理人,这个是侵权和被指控侵权目前所存在的。首先仲裁这种解决方式在解决侵权这种问题上很有限,可以通过诉讼解决,但诉讼存在国别保护的限制,而且中国的律师能作为的非常有限,这个时候可能要依靠外国的律师,传统上在美国还好,中国人在美国拿到了他们的律师证,那我们的留学生已经很多了,帮助中国人在美国打官司,在一带一路国家基本上没有,这是我们在法律界遭遇到的一个困惑。

(三)其他风险及应对策略

1、知识产权海关措施

最后就是侵权之后的其他风险,其他风险很多,比如海关措施,货物通关的时候,人家海关先终止放行,搞不好就被没收销毁了,或者大家很熟悉的通关美国的时候有一个“337调查”,目前还有一个,尤其在通讯技术领域中间,它会有标准,我要符合这个标准就必须要使用标准内的专利,但是标准内的专利,标准权人不给我,那么我生产的产品就无法达到标准,那就是标准必要专利受许障碍;还有就是最近十几年问题比较多的,国际展会的知识产权风险,我们在德国的汉诺威展上,可以查抄一片,从第一年的500多个展台到了第二年的不足300个展台,然后巴黎的制药原料展览会,我们有六个医药代表过去直接被对方警方扣了,在那边遭遇了刑事追诉,被法国判了刑,还包括我们在英国农作物技术的展厅展台被查封,不能参展等等。像这种展览会存在知识产权风险,还有跨国并购中间的国家安全检查,可能并购的一方存在一些核心技术,这部分只略展开三个问题,一个是海关,一个是标准,一个是国际展会中间的,其他两个因为主要都涉及美国,和“一带一路”反而没有什么关系,这个方面我们反而比较成熟,尤其是国家审查这一块,国家审查肯定会告知原因。前一段时间我国三一重工在美国胜诉奥巴马,结果美国的国家投资委员会审查说程序不对,但却未告知不允许过审的原因,原因从来不对外公布,所以我们只能简单的涉及三个板块。首先知识产权边境措施。因为受到WTOTRIPS协议的要求,所以所有WTO成员方知识产权最基本的边境措施都是这样的,欧美国家的措施可能更严格一些、更高端一些。第一是权利人会进行一个知识产权海关备案,这个备案不是一个必经程序,可以备案,也可以不备案,备案的主要区别在于海关是否会主动执法,因为你不备案肯定就要权利人申请,有些情况都不知道权利是谁的;如果备案,可能通关的时候会涉及海关的主动执法,有这个备案之后,如果一个涉嫌侵权产品通关的时候,海关会第一步终止放行,不同国家终止放行的叫法不一样,有的国家叫临时禁令,有的叫扣押,这个时候可以海关主动,可以经申请。如果要终止放行,要求权利人提供担保,有的国家要求担保金,有的国家要求担保人,人担保可能导致终止放行无意义,因为不需要把大笔的钱押在海关,每个国家做法略有不同。当货主提供申请并提出担保时,基本上所有国家都会马上放行涉嫌侵犯专利的产品,因为专利是否构成侵权他的诉讼周期非常长,如果不放行,货物会堆上一两年。如果这个权利不存在,货方利益就受到很大影响。但基本上所有国家都不会对涉嫌商标侵权或著作权侵权的产品在货方提供担保时放行,因为商标和著作权是否侵权客观上比较好判断,一旦被终止放行之后,不管是否有货方提供担保放行,接下来都是走法定程序,让权利人很快诉诸法律,如果法律程序认定侵权不成立,放行就会给权利人造成损失或者导致货方损失。有担保和担保金,如果侵权是成立的,货销毁和其他处置措施。不同国家有不同的做法。比较严格的国家比如美国基本上就是销毁,只有少部分东西允许进入流通环节;中国是先给公益机构,公益机构不要就拍卖,然后海关再赚一笔;有的国家征求权利人同意,有的国家征求权利人意见,这就是边境措施的基本程序。美国的“337”是一个更为严格的边境措施,因为在边境认定侵权有可能会对国内产业造成损失,但并不是针对某单批企业,所有的涉及知识产权的货物,通过禁止进入的禁令,所有口岸都禁止放行这种货物,已经进入流通渠道的,禁止上市、流通。所以其实不光是针对单批货物的强硬措施,还有下一步的,这是一个边境措施。那么在这一过程中我们熟悉这个环节,至于风险怎么防范,权利在手上,风险怎么都是很好防范的。权利不在手上,只有一个程序一个程序的去想辙,所以这里也只能简单的介绍一个程序。

2)标准必要专利受许障碍

最近这几年我们遭遇比较多的,像华为的许多官司,主要也是因为标准必要专利的问题,因为在高新技术领域它的问题比较突出,在比较高端的技术领域,华为的这些研发成果,知识产权意识比较强,因此知识产权程度相对很高。研发出来之后马上进行专利包装。但是由于它是一个新技术领域,这个技术领域几乎没有通用技术存在,因此在采标的时候,因为标准无外乎实现两个目的,一个是达到安全性,一个是实现兼容目标,那么这个时候要通过这个标准的时候,没有传统的通用技术可以采,这种领域只能在不可回避的时候必须采集知识产权作为标准中的一些技术。比如2002年温州打火机出口欧洲,根据CR法案,2欧元以下的打火机必须装置安全锁,安全锁一别,这样小孩子就不会点燃打火机,相对安全。但是欧洲的安全锁有五套标准,这五套标准都含专利,要采标达到安全性标准必须从五种标准随便选一套。还有2G3G4G到现在的5G,一定是中间采标的过程中间的标准成立的知识产权的,所以知识产权被采集到技术标准中,但在所有的标准化组织中间,如果知识产权要被纳入国际标准,都要权利人做出一个FRAND许可承诺。比如我的专利要被采进这个标准,我必须要做出一个公平、合理、无歧视许可,就是标准组织化里所有的会员只要需要我这个标准,我就要给他一个公平、合理、无歧视许可,让他获得这个专利。但是我们要注意这个公平、合理、无歧视许不是免费使用,因此这种承诺在实践中间要谈许可费率,如果谈不拢还是不能获得。所以现在很多标准必要专利出现专利许可矛盾的比较典型。比如华为诉IDC这个案例中,为什么对方给华为不是公平、合理、无歧视,因为最开始的时候IDC授权华为的许可费率是给苹果公司的100倍,是给三星公司的10倍,第三次要约相当于给苹果公司的35倍,第四次要约相当于给他的19倍,也就是说一直到第四次邀约的时候,费率也比给苹果公司的费率高很多。又如,华为改进了之后免费交叉许可,IDC却要将标准必要专利和非标准必要专利进行捆绑的模式等等,这个很明显违反了公平、合理、无歧视的承诺。这种在谈不拢的情况下,拿不到合同,华为如果要生产的话,出口美国就直接进行337调查了,因为是非合法获权,所以阻断到外面。华为就希望获得,但是费率太高,拿不到,最后从2009年到2011年在国内打了很长一段时间官司,最后还进行了一个反垄断审查。这是目前第二种问题。风险的防范不是三两句能够解决的,这是目前存在的第二大风险,就是你受许的时候有障碍。

3)国际展会的知识产权风险

这种知识产权风险的重灾区在欧洲,重灾的重灾区在德国,主要集中在德国汉诺威的通讯和技术展,涉及到爱国者、纽曼等,都有过被查抄的过程,涉及到MP3MP4,包括农作物技术。那么这种展会不是权利人直接来调查是否涉嫌,是一些知识产权公司,购买了专利,自己变成了专利权人,还有一些以会员制吸纳了很多会员,帮别人管理和维护知识产权,比如飞利浦就是知识产权公司的客户,手里就管理了很多知识产权。我们觉得就3-5天的展览貌似风险很小,资料往上一报就一点一点被查,你的展台刚刚设置对方就来了,结果展览这几天基本就对付他了。更不好的情况是等你走了之后,这边就开始起诉你了,即使你不应诉,那边也会做出缺席判决,下次就不要再去了,去了就直接没收销毁掉,所以就导致了一个很惨的结果。

这种国际展会上的知识产权风险涉及的客体最主要的是专利和工业品外观设计,依赖的权利是专利法中的许诺销售权,因为展览中销售行为还没有完成,只是一个许诺销售,中国比较忽视外观的许诺销售权。在我国的专利法中, 2008年才增加了工业品外观的许诺销售权,发明使用新型销售权是一直都有的。但是在很多国家,尤其是欧美国家,许诺销售权是工业品外观也有的,所以我们的专利法和欧美国家的专利法不一样。国内的工业品参展没问题,为什么出去就有问题?

第三个客体就是著作权,主要涉及产品宣传页、广告图片、网站广告,他认为你涉嫌抄袭知名品牌的广告宣传页,当然包括不限,也有涉及商标的。措施主要有三大类,第一是临时禁令,就是查封展台或者查封一部分的展品;第二种是没收甚至销毁,最主要的原因是前一次参展的时候被查封了,然后展览完之后咱们就撤了,但是对方就进入诉讼程序,因为你没有去应诉,连一个抗辩的都没有达成。这种情况下做出的判决基本上是对你不利的,下次再去的时候都不用封展台了,直接就把你涉嫌侵权的产品没收了,用前一次的判决书来强制执行的;第三大类是很少情况下会涉及刑事追诉。在一些国家知识产权的犯罪构成要件或者定罪标准要比我们低,中国的定罪标准是比较高的,比如非法复制品数量500件,非法营业额达到多少钱。曾经有6个医药代表直接在展览中间被德国警方逮捕,所以有时候展览风险也很高,出国展览要谨慎。

我们认为比较好的应对策略,最好的防范方法就是我说的十场灭火不如一得,但是目前很难,因为产品的集成度越来越高,一个产品要实现多种功能,肯定是要形成各种交叉许可。有的专家建议,如果你的产品不敢说它就是毫无瑕疵的,有一种可以事先规避的办法,就是在展台上标注“销售区参展国除外”。比如在德国参展,就在展台销售区写上“德国除外”,说明参展产品不在德国销售,而知识产权又具有地域性,德国的法院、德国的执法机构没有权利管你。但它的弊端是,参展区的潜在客户会说你的东西在这里有权利瑕疵,实际上你就丧失了参展地这一部分的客户,但相对来讲会安全一些,这是一个事先防范。

参展中有一种可以建议的模式,就是2009年商务部牵头做过知识产权服务站的调解模式。这是在汉诺威查抄之后,国际影响非常差,我们就中欧的一个项目,找了很多在德国的知识产权专家、知识产权律师包括留学生、交流访问的学者,成立了一个知识产权服务站。服务站事先就跟德国的执法部门进行沟通。比如2009年的时候,80个案子同时出现,80个展台又涉及这个问题,知识产权服务站马上会出面进行沟通调解,当时在现场就没有出现查抄的行为,那80个就从现场进入到了后台,影响可能就要好一些。在2009年、2010年之间,最终没有找到侵权产品的占23%,找到了有侵权产品但有合法的授权不构成侵权的大概占13%14%,加起来就40%左右,剩下的约有60%是被认定为侵权的,有10%后续进入了诉讼程序。但是这个知识产权服务站有很强的官方色彩,它是一个非永久的尝试机构,因为它依托的是中欧二期项目,仅对汉诺威展服务,因为是官方的所以免费,不涉及其他的展会,但我觉得这个是一个很好的商机,我们也可以探索出一种,比如中国贸促会加行业协会联盟的这个模式,我们企业可能出去参展的东西越来越多,那如果是以会员的方式成立我们自己的知识产权服务站,利用当地模式,这是一个很好的商机,总之是起到一个很好的效果。

参展后的建议是,诉讼是要去应诉的,因为它可能会影响你后续,除非打算放弃这个目标市场,如果目标市场你还是不愿意放弃的,所有的放弃诉讼所带来的负面影响肯定都比你参与诉讼所带来的负面影响大很多。

今天我们能给大家讲的框架内容就这么多,如果对我讲的还有后续的问题,我们还可以进一步的去关注它。


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