涉外知识产权战略建议——跨国投资和生产活动中的知识产权策略

2017年01月17日13:26

中国专利代理(香港)有限公司的专利代理人 李慧惠

 

    首先也是接着刚才杨老师说的一个问题,就是说咱们不同的途径来进入各个国家的专利商标的领域,通过各种国际的知识产权公约,我想跟大家分享一个最新的进展,我们国家现在正在考虑要不要加入PLT,也就是专利法条约,这是一个主要注重于专利申请程序上面的一个国际性的条约,因为我看了很多的听众朋友是代理机构的,尤其是知识产权代理机构的代理人,这个条约可能对我们知识产权服务尤其是涉外的知识产权有一定的影响,因为这个条约更倾向于申请人的权利,包括了比如说申请人为了拿到一个日期他甚至可以不需要交完整的说明书,只需要交一个简单的说明就可以进入中国,甚至有的时候在原始提交的时候可以不通过涉外代理机构。可能大家也看了专利法修改的草案,因为我也参与了国家知识产权局的科研项目。其实我们的法的第十九条也是留了这样的口子,以后是有可能面对这样特殊的情况,国外的申请人有可能有更大的自主权利,而且可能对于文本的看法,也就是现在必须要中文进入中国,以后可能会考虑接受外文的文字种类。现在的同行比较多,也是对我们业务的一个挑战和促进,我们国家应该是正在研究是不是要加入,所以大家也可以从法律的制定上看出来一些倾向性的意见。

    非常感谢有这样的机会跟大家分享我在实务中的一些体会,我是中国专利代理香港有限公司的专利代理人,我们公司是1984年成立的,应该是比中国的专利法还要早一年在香港成立,一直伴随着中国的专利法制度。根据去年最新的统计结果,我们专利的授权量在所有的代理机构中是排名第一的,这可能也是因为我们公司成立之初的定位主要是针对服务于国外的大公司的客户,因为可能中国的知识产权制度也是有一种由外到内的推进的压力来建立的。那么现在随着我国国内的知识产权的创新程度的提高,我们也有相当一部分客户是来源于国内的一些大型企业,帮助他们在中国申请专利,也帮助他们的专利走出去,走向国际,同时我们在国外,包括美国、欧洲,甚至在非洲、韩国、日本,都有专利的合作事务所,所以像刚才杨教授说的,尽管我们不能在国外职业,但是我们通过我们的合作事务所,指示他们,把我们中国发明人的思想和成果在国外进行申请。今天我就简单的跟大家谈一下我个人的一些体会。

    首先说的是我们国家的对外投资,那么我给大家看几个简单的数据,这个是医药行业从2013年到20166月,我国医药行业对外的直接投资,可以看出在2015年的数据远远高于2013年,大概是它的6倍左右,整体从2013年到2016年的对外投资数据大概是3.63亿美元,有几个特点,单个项目的平均规模明显增加了,而且地理分布呈现两个趋势,一个是除了投资传统的美国和欧洲外,在发展中国家也有直接投资。投资活动主要包括在海外设厂、市场的推广、研发、以及在海外建立总部,其中请大家特别注意一下,在发展中国家投资的这几个项目总额是排在整个投资的前几名,比如武汉人福医药向埃塞俄比亚投资8000万美元、四川科伦医药向哈萨克斯坦投资5000 万美元、内蒙古金宇生物向纳米比亚投资3110万美元,这个主要都是在发展中国家建厂,利用发展中国家的相对廉价的劳动力,也看中了发展中国家对一些基础药物的需要,同时另外一个角度就是在美国和欧洲进行投资,这方面的投资主要倾向于研发中心,也包括一些市场推广,那么主要看中的是美国的研发能力,这里面其实也涉及到了美国目前对中医药领域的一种开放的精神,因为目前可能美国发现用之前的方法找核心药物会有一定的困难,他希望通过中国或者其它的医疗体系和整个医学发展都不同的领域的国家,比如说像我们的中药,他想从这里面来寻找一些能够更加促进美国医学发展的新药物,所以他推出了一个天然药物法案,这相当于鼓励了天然药物的申请,所以我们国家有相当一些中药企业在美国的FDA来申请天然药物的临床试验,

刚才说的是海外的直接投资,下面看一下我国对海外药企的并购,也是三、四年左右的数据,大家可以看到,2016年的并购是一个井喷的趋势,达到了11件,而且每件平均的并购价格是3.7亿美金,总价是38亿美金,比较有代表性的几宗并购案,可以看到复星集团通过复星医药和复星国际等等发起了包括对印度和以色列的制药公司的并购,通过这样的并购,复兴公司一个是横向的使他的药物品种得到了扩大,这是通过横向并购,另外通过纵向并购使他的上游下游的产业链得到了发展,因此现在复星公司通过并购,他的单克隆抗体和蛋白药物的品种得到了充分的扩充。这个大家可能更熟悉一些,这是我国迄今为止,中国海外最大的一起并购案,是中国化工来并购瑞士农药巨头——先正达,目前正处于谈判之中,根据最新的报道,目前的标价是430亿美元,但是因为在各个国家可能都要接受类似反垄断调查这种官方的调查,所以并购时间可能还要后推,一开始中国化工的官宣认为可以在今年的一月五号完成并购,现在可能要推迟到今年的三月份,当然这起并购有它的特殊性,它牵扯到一个是政府相当力度的支持,这起并购也是一个双赢的现象,首先我国对转基因作物的监管是非常严格的,尤其是对于国外的品牌,尽管前几年我国放开了对转基因作物的审批,但是能够在市场上流通的转基因作物,特别是国外品牌的产品还是非常少的,所以先正达通过被中国化工的收购,它在中国市场上在这条道路上的这种障碍就基本扫除了。另外从我国的战略上来讲,因为我国资源尤其是转基因农作物方面相对于世界先进国家比如说美国拜耳、孟山都、陶氏这种大的跨国公司,研发能力还是比较弱的,而且我国的种子公司、农业公司,它的规模都比较小,就是说我们排名前十位的种子公司的综合实力加起来可能都不敢跟世界上排名前一两名的公司来比,所以这个也是国家的一个策略的考虑,所以大家也可以关注一下这个并购案。目前的海外并购的趋势主要是扩展了中国以外的市场,用并购标的在其市场本有的渠道实现交叉销售,加速国际化和提高全球市场占有率,另外一点就是通过快速获取相关技术来加快研发进程,通过横向并购丰富产品种类以及纵向并购延伸到不同的产业链,在并购和直接的海外投资过程中通常出现以下我们称为专利陷阱,其实这些大家可能之前也都非常了解,我只不过把他们概括一下,一个就是不了解目的地的相关法律,另外就是前期的尽职调查做的不够充分,导致花了大量资金却没有实现我们想要的效果,这儿举一个例子就是几年前浙江华立并购飞利浦CDMA无线通信部门,他当时几乎买了CDMA所有的核心专利,大概是600项,但是他没有做完备的尽职调查,相当一部分专利是飞利浦从高通那里购买的或者是许可的专利,之前他与高通签订了许可和转让或者购买协议上规定了详细的条款,在这些条款中甚至规定了即使第三方再来购买,飞利浦的这些专利也不能够使用,因为缺少了之前的尽职调查,没有完整的来阅读之前的专利许可协议的具体条款,导致您购买了但是不能使用,另外一个就是并购过程发生了,但是之后一些企业没有建立完备的知识产权的管理体系,导致拿了一手好牌却没有打出好牌。

下面,我还想跟大家分享一下我国的中医药行业也存在这样的问题,大家都知道我们的青蒿素获得了诺贝尔奖,但是青蒿素最原始的专利,我们是没有专利权的,可以跟大家讲一下这个历史,大家以后可以有借鉴作用。因为这个项目是在七十年代研发出来的,那时我国没有专利法,在71年或72年时我国以集体的名义在科学通报上发表了一篇文章,已经公开了青蒿素的制作方法,等到我国公布专利法的时候,在198541日,在最早的国家知识产权局接收的几个专利申请里面,其实就有屠呦呦的青蒿素的专利申请,但是没有授权,有两个原因:一个就是在七十年代已经公开了这项技术,所以这个申请是没有新颖性的,这个显然是不能授权的;另外一点,我们当时的专利法对化合物和药品是不进行保护的,就是说即使是有新颖性的,也无法获得专利权,这个是跟我们当时的国情相关。因为当时我们大部分都是仿制国外的药品。如果我们同意给药品具有专利的话,那么我国大部分药厂都要涉及侵权诉讼,那可能大家也都知道目前在在印度,还是不给药品专利权的,所以尽管印度的药品便宜,但是出现的另外一个问题就是印度的假药泛滥,大家现在可能也会从网上或者通过其他途径从印度购买一些国内价格昂贵的或者根本无法获得的所谓的特效药,但是其实很多是假冒产品,因为没有市场监管,也没有法律的监控。

所以我们分享一些基本的建议:首先深入研究投资目的地的法律状况、研发和市场状况;正确分析和界定并购目标的专利、商标等无形资产;深入调查并购目标公司知识产权的权属状况、是否存在专利诉讼和专利纠纷。在这里面,有两个方向,一个是我们的产品能不能在当地合法销售,这就涉及到了自由实施许可的分析,就是大家所熟知的FTO分析,另外一个就是并购产品的专利稳定性,它的许可、转让以及在合同中有没有特殊的条款规定,这些在并购时都是需要注意的问题。就像杨教授刚才讲的,作为被诉方倒不如我们拥有自己核心的知识产权,所以更关键的在于企业自身是否拥有支撑和确保对外投资成功的绝对优势,那么这些优势可以从几个方面来讲,一个是自身具有的创新优势,另一个是收购了企业,有管理这些专利的管理能力,再一个,你手上拿着这些专利,有让他增值,通过转让许可,让它为你的企业获得利润的能力。这三方面的能力对于一个企业来说是更加重要的。

我接下来把刚才说的那几点建议进行一下细化,首先我们要了解当地知识产权的保护状况,在这里跟大家分享一些小的具体的点,因为我们做实务的在具体的案子中总是会关注一些细节。首先根据欧美实践,欧洲的专利法制度跟中国有很多类似之处,也就是中国在专利制度建立之初,很多审查标准都是借鉴欧洲的,包括对创造性的评价,因为都是大陆法系的原因,但是随着实践的发展,尤其是在美国专利诉讼的增加,我们的司法实践和专利审查实践更多的借鉴了美国的实践,像美国特殊的就是三三七的调查,欧洲目前正在筹备一个统一的专利法院,我去年十二月份在欧洲访问时,跟我们的合作伙伴进行过交流,因为欧盟这个体系不太稳定,所以专利法院什么时候会建立和它的管辖也会有问题,所以这个制度大家还是要拭目以待,并不是说这个制度很快会建立并且所有的欧洲的知识产权诉讼尤其是专利诉讼都会放到统一知识产权法院来进行,因为他们开始想把一个点放在意大利,但是意大利现在正在全民公投到底脱不脱欧,所以现在是不太稳定的一个过程。

再一个就是想跟大家谈一下美国侵权诉讼的认定,去年我国专利诉讼的司法解释二里面明确说了我们国家现在有间接侵权的认定,但是我们国家的间接侵权是以直接侵权的发生为前提的,也就是说没有直接侵权的情况下,不能诉间接侵权,但是美国的情况是不同的,美国那边有一个帮助侵权和诱导侵权,这个是不以直接侵权的发生为主的,只要证明我出厂的零部件的原材料是专门制备侵犯这个专利权的产品的原材料,可以直接诉诱导侵权。但是在中国,有生产中间产品原材料的行为,但是我们抓不到后面的那个行为,因此很难诉到直接侵权。

下面跟大家分享一些发展中国家的实践,现在在非洲国家投资也很多,像刚才提到的中国企业分别向埃塞俄比亚和纳米比亚投资,那么在非洲是有两个知识产权的组织,一个是以法语区为主的叫非洲知识产权组织,另外一个是以英语区为主的叫非洲地区工业知识产权组织,这两个组织的相关条约是不太一样的,目前在非洲的知识产权保护比较完善的国家是南非还有尼日利亚,因为这两个国家的国民生产总值在非洲通常是排第一第二位交替上升的,其它国家的知识产权保护并不是很完善,这两个国家的国内药企在非洲设厂相当程度上生产的都是没有知识产权的原料或者是原始的药物,就是说是非常基础的药物,它的专利是早已过期的,所以它在非洲也不希望涉入到太多的知识产权的纠纷,因为当地没有完善的法律制度保护,

另外给大家推荐一个我国做的一个比较好的国外相关的报告系统,叫国外知识产权环境报告,这个是国家专利局从零几年开始一直在倡导的一个项目,这个网址上就是把他们邀请了比如说各国的知识产权环境报告基本上都在这个网站上公开了,我昨天的还看了,基本只有2016年的查不到,其他几年的基本上都能够查到,他对各国的知识产权制度都有一个比较宏观的概括,所以我觉得对大家之后的工作有一定的帮助作用。

我们了解了当地的法律实践,在投资过程中可以借鉴跨国知识产权的公司战略,联想公司现在是一个名副其实的跨国公司。首先是获取尽可能多的专利,这是企业参与市场竞争的基础;另外一个是把知识产权作为利润来源的一部分,通过知识产权国际化,交叉许可,打包谈判;第三点也是刚才杨教授提到的,我们继续积极参与相关国际技术标准的制定,使我们的专利成为标准必要专利。

下面具体谈一下风险分析的情况,可能大家都非常了解的代工生产,我们通常称为OEMODMOEM是我们以往都是替别的国家的企业进行代工生产,在中国进行生产,不在中国进行销售,它的整个产品销售全部都是海外市场,这个通常叫做OEM是对方提供完整的技术方案,我们进行生产;另外一种叫ODM,就是对方提出一个生产的要求,中国企业根据要求,自己研发出一个生产方案,中国进行生产,产品大部分销往国外。其实在这样的模式下,存在很多的知识产权问题,首先是商标的问题,如果关心实务的话都知道,去年最高人民法院判了一个案子,就是说OEM这种贴牌加工的行为在中国到底侵不侵犯商标权。这个案子我给大家简单的介绍一下背景,就是制造了一个墨西哥开锁的产品,这个企业替墨西哥进行加工,但是这个企业没有商标,这个商标被香港的一个公司在中国已经申请了,应该是东莞的一个企业,东莞的这家企业替墨西哥的贴牌加工的产品贴上了这个商标,它侵不侵犯香港的那家公司在中国获得的商标权?这个之前在司法判例中怎么认为的都有,也有认为侵权的,也有认为不侵权的,去年最高院给了一个结论,他认为这种只在中国生产、贴牌,不进行销售的行为,没有进入中国的流通领域,因此不属于在商标意义上的使用,所以没有侵犯商标权,这个可以说对于这种贴牌加工行为是有一个定论了,但是大家也可以看出,这个司法审判的案例的复杂性就在于,这个案件判决生效的很快,浙江高院出来的一个贴牌加工的判决认为是侵权的,为什么呢?其实这两个案子是很不一样的,浙江高院认为侵权的案情是这样的:上海有一个东风发动机厂,他的产品卖到了印尼,从六几年就开始卖这个产品了,但是一直都没有在印尼申请商标,但是印尼的一家企业申请了“东风”汉语拼音的商标,在印尼的商标局获得的授权,反过来告上海的这家企业销售到印尼的产品侵犯了它的商标权,那么浙江高院认为在这种情况下,商标的权利人有恶意在先,它在明知东风公司产品在印尼销售的情况下,还恶意申请这样的商标权,同时另外一个法律事实是上海的公司在印尼的高院申请宣告这个商标无效,那一轮我们赢了,经过再审,商标权又维持了,所以浙江法院认为,他知道在有风险的情况下还去申请了,所以认为这是一种侵权的表现,所以在这种情况下,如果我们是中国企业,我们采取什么应对策略?同时在代工生产中还有一种情况经常遇到,就是我们经常被客户咨询的,我把我的产品请你来生产了,我的产品生产中一些技术我认为不是核心的,所以我没有申请专利,但是你在生产过程中掌握了我的核心技术,在中国你把那个专利申请了,这个时候怎么办?所以一个小小的代工生产问题就会延伸出来这些专利、商标等知识产权的问题,实务中的经验就是检索这块儿工作是非常重要的,像刚才我们说的,你在生产中把我技术的核心申请了专利,那我现在怎么办?要么谈判解决,要么你反过来告我侵权,要么我拿你的专利,但是你的专利就是无效,无效的过程中最开始也是最关键的一步就是检测出有力的证据来宣告专利的无效,检索主要分为下面几类:FTO检索就是一个产品能不能在一个国家具体的领域自由实施,另外一个就是看现有技术水平的检索,当你开始申请一个专利或者开始一个技术研发的时候进行的检索,就是你这个专利有没有申请专利的必要性,第二个是专利的有效性和无效性的检索,当我们在分析这个产品能不能自由实施的时候,能不能在这个国家自由销售的时候,我们发现了一篇有效的专利,可能我们的产品落入的就是这个范围,那么接下来通过权利要求的比对,我们发现风险很大的时候,我们就要对这一目标专利进行有效性分析,看看这个专利的稳定性有多大,如果我们能够找出强有力的现有技术能使这篇专利无效掉,那么我们尽管发现对我们不利的专利,但我们通过之后的一系列程序还是可以使我们的产品在中国的销售自由实施的。检索的数据库列出来给大家,另外就是五大局的数据库,就是我们说的美日、欧日、韩中,而且我国的专利数据库也在逐渐完善,可能大家都知道有一个叫cp query的数据库,叫中国的多国数据检索数据库,最近我在检索时发现,它会把一个专利申请最新的所有审查历史文件都放上去,这个跟欧洲和美国的专利申请信息的公开已经接轨了,基本上是相似的程度了,他现在只不过是一些信息是你不是申请人你会看到比如说,今天提交的这个文件,但你看不到具体的内容,但这其实也是相比之下一个很大的进步,比如说在欧洲,我们可以看到任何第三方公众对这个专利提出的反对意见,但是在我国民众是不会知道的。

下面就是对侵权风险应对的一些建议:首先是技术路径规避,这可能是最有效的一个途径,就是研究风险对方专利,然后设计一种不同于受专利法保护的他人专利的新方案,来规避他人的专利权。绕过对方的专利核心点,成为一个新的方案,这样在进行比对的时候,就不会侵权了。但同样,这也是一个非常难的过程,我们往往碰到侵权的时候,我们前期已经做了很多工作了,通常是绕不过的,比如说石油冶炼的设备,我们几套都卖出去了,要再改造的话,费用和价值是很大的,这是有效的,但是不是可行的。另外一个就是有一些我们避不过的专利就要进行谈判,同时我们可以在许可谈判的过程中与下一个技术的策略进行结合,通过对他的起诉无效,再进行许可谈判,也就是说,我的矛和盾同时来进行,我在无效的过程中找到的有力的证据,在证明使你的专利无效的过程中,也推动了我的许可谈判的进展,使我在许可谈判中能够获得更低的价格,能够获得更优势的利益,在专利许可中,如果大家要进专利许可,可以考虑以下几个问题,就是说这个专利,我们真的要付吗?如果要付的话,我们付多少?我们要付的话,是整个专利族,还是具体到下面的某个领域?我们是进行诉讼、争论,还是进行谈判?我们是进行交叉许可,也就是两个企业同时拥有专利,同时进行交叉许可实施,这样的时候专利费的费用会大幅度的降低,同时在许可协议里我们考虑到的方式,比如说,目前我国规定的许可有普通许可、排他许可、独占许可,还有一个地域性的考虑,比如在美国、欧洲,你在一个地区的许可还是国家的许可,比如说我们刚才提到的青蒿素的案子,我们目前尽管我国拥有青蒿素后期产品的专利,但是这个专利在94年时将中国已卖的所有的销售权都卖给诺华制药,尽管这个药物对世界的贡献很大,但是我们的药企是不能在国外因为这个药物而获利的,另外就是考虑到,我们买到的这个专利是不是核心技术,同时我们把这个专利许可过来的时候它还有多长时间的有效期,这些都是许可谈判中的砝码。

最后给大家提一个建立完备的职务发明奖酬制度,这个是企业内部的制度,这是一个鼓励创新和降低内部风险的制度,原则是约定优先,法律保障,如果没有明确的约定,法律会给你一个最低的标准,但是如果你之前的约定低于了法律的标准,但是由于约定优先,双方同意许可的条件下,法院也会支持你的内部约定的。约定时建议企业注意约定程序的公示,保留一切将来可能作为职务诉讼纠纷的证据,同时除了专利法以外,也要跟相关法律进行关联,比如说去年我国通过了促进科技成果转化法,在这个法里面明确规定了对于国家的科研院所、大学等机构,要把科技成果创新收益的百分之五十强制性分给科研人员,我们在建立在这个制度时不仅要考虑到专利法的约定优先原则,同时要考虑其他法律强制性的约定,同时随着中国企业海外并购投资的发展,也要注意其他国家对于职务发明奖酬的明确的规定,比如在德国,德国法律对奖酬有非常明确的规定,包括一件给多少钱,我们在审查客户合同时发现,德国法律规定非常详细,美国相对松散很多,更多取决于双方的协商。

这也是我今天主要跟大家分享的内容,也是把我和我们公司之前实践中想跟大家分享的点,希望大家在具体案子中遇到的观点可以跟我们进行沟通。

 

 

 


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